La protección internacional de los activos intangibles

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Fotografía: Pixabay.

La concreción exitosa y efectiva de un proyecto, que tenga un componente importante de producción intelectual y potencial de alcance global, requiere el diseño de estrategias destinadas a la protección de activos intangibles. Para ello es necesario desarrollar un plan legal que trace los pasos para cada etapa de la iniciativa empresarial.

Antonio Rosich S. / Abril-diciembre 2016


La globalización ha marcado un antes y un después en el mundo civilizado. En las últimas dos décadas han cambiado, de modo radical, desde el simple acceso a la información hasta las formas de comercializar productos y servicios.

Los bienes de producción masiva llegan ahora a los consumidores finales después de un complejo proceso que puede iniciarse, por ejemplo, con su diseño en Italia, su manufactura en China y su comercialización en Estados Unidos, mediante una selectiva campaña de medios interactivos y redes sociales creada en Inglaterra y desarrollada por operadores en Norte, Centro y Sur América, para pasar después por un proceso de evaluación de la satisfacción del cliente que emplee un centro de atención de llamadas situado en la India. Este proceso global implica la interacción de múltiples jurisdicciones.

La propiedad intelectual no escapa de esta realidad. Si se pretende que un proyecto, con un componente importante de producción intelectual, tenga una concreción exitosa y efectiva se hace imperioso el diseño de medidas y estrategias destinadas a la protección de activos intangibles. Tal propósito requiere romper con paradigmas tradicionales y cambiar premisas operativas; específicamente, dejar de emplear las herramientas legales como mecanismos de ajuste y reparación de elementos productivos, para utilizarlas en la creación y la construcción de proyectos y emprendimientos. Desde el momento de la concepción de la idea que habrá de desarrollarse intervienen elementos de propiedad intelectual, aun cuando no sean evidentes.

En el desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento que entrañen desarrollo tecnológico o producción intelectual, el nuevo paradigma de acción consiste en ir de lo global a lo local. Desde el momento en que es concebido un producto nuevo y se comienza a trabajar en su desarrollo es conveniente pensar en la marca que lo dará a conocer mundialmente. De lo contrario podría ocurrir que la denominación considerada «ideal» para la marca, a objeto de su comercialización ―por ejemplo― en Europa, no sea registrable en Estados Unidos o en Australia, lo que se traduciría en una limitación inútil del mercado potencial o, en su defecto, en la duplicación de los esfuerzos necesarios para acuñar una marca comercial, debido a la urgencia de crear una marca alternativa en aquel mercado donde no puede ingresar la marca original.

Es posible que el producto no llegue a tener una difusión global, pero lo importante es que tenga el potencial de alcanzar tal condición. Esto es particularmente relevante al momento de vender una empresa o valorar sus activos intangibles, lo que requiere comenzar a proteger el proyecto desde el día cero. Es necesario desarrollar un plan legal que trace los pasos para cada etapa de la iniciativa empresarial, que incluya no solo la protección de los activos intangibles sino también los mecanismos de desarrollo del proyecto y los planes de comercialización y mercadeo del producto, todo lo cual está plagado de figuras tutelables por las distintas instituciones de propiedad intelectual.

 

Desarrollo del proyecto

Todo comienza en el laboratorio de ideas. A partir de allí se esboza un plan que, desde el punto de vista de la protección jurídica, debe atender cuatro áreas fundamentales que marchen en perfecta sinergia: 1) el plan de desarrollo tecnológico, 2) el plan de negocio, 3) el plan de medios y 4) el proyecto legal. Es recomendable que todo proyecto de innovación y emprendimiento cuente con un asesor o consultor experto en propiedad intelectual.

Para iniciar el desarrollo del proyecto es indispensable reconocer los elementos básicos de la noción de propiedad intelectual. Una vez identificados tales elementos, es menester planificar los mecanismos de protección de forma priorizada; de lo más a lo menos esencial, sin desprecio de la relevancia de su protección, porque mientras más elementos de protección se identifiquen y ejecuten más completos serán el blindaje y el reforzamiento del producto final. Por ejemplo, si en la evaluación de los primeros bosquejos del proyecto se identifica un potencial de patentamiento en el producto o en su proceso de elaboración, hay que proceder a colocarlos como primera prioridad; si además se encuentra que algunas fases del proceso de elaboración, ingredientes o piezas del producto pueden protegerse por medio de secretos industriales y empresariales, es conveniente hacer un híbrido de ambas figuras legales para darle al resultado final mayor protección jurídica. Lo importante es buscar, en primer lugar, figuras de propiedad intelectual que confieran un mayor grado de protección legal.

El desarrollo de los procesos de protección legal requiere un presupuesto para los trámites, que permita darle un plan de inversión legal al desarrollo del proyecto, siempre de acuerdo con las posibilidades del presupuesto global del emprendimiento. El cronograma de actividades deberá cumplirse en función del plan de inversión legal, para no afectar la evolución de las demás áreas de inversión del proyecto. La ejecución programada permitirá lograr el grado óptimo de protección legal, sin desbalancear los demás objetivos propuestos ni sus presupuestos.

En materia tecnológica la actualización de productos y procesos debe hacerse cada cuatro años. Por lo tanto, también las instituciones legales habrán de revisarse con tal periodicidad, para garantizar en el tiempo el mayor grado de protección legal.

 

Incidencia legal en el plan de negocio

El desarrollo de un plan de negocio tiene incidencias legales en materia de propiedad intelectual. En primer lugar, la determinación de los mercados potenciales del producto final tiene una connotación especial, porque define las jurisdicciones donde se establecerán empresas y sucursales, y arroja luces acerca de los potenciales registros de marcas y patentes que habrán de tramitarse. Todo ello incide en los costos legales y en las tasas fijadas para la protección del producto.

Identificar los canales potenciales de comercialización de un producto permite hacer, a priori, un plan de protección legal. Por ejemplo, si un producto emplea como canal de comercialización los medios digitales y las redes sociales, la protección legal de los sitios de internet, las marcas digitales y los demás medios tecnológicos (como programas y aplicaciones) debe ocupar especial relevancia en el plan legal. Esto se aplica también para los modos de comercialización.

La preparación minuciosa de las estructuras organizacionales sobre las cuales habrá de desarrollarse el proyecto y su comercialización es tan importante como el desarrollo del proyecto. Si se planifica el tipo de estructura y su impacto fiscal, y se selecciona la jurisdicción donde tendrá su sede, se conseguirá, sin duda, optimizar el rendimiento del proyecto. Lo más relevante siempre será la determinación del tipo de entidad y la jurisdicción idónea para incorporar los principales activos intangibles, que serán luego licenciados al resto de los entes legales operativos que pagarán regalías por su uso. Esto requiere, igualmente, un plan de inversión legal y una ejecución programada para garantizar la efectividad del proyecto. Se aconseja su revisión cada cuatro años para mantener la vigencia de las instituciones.

 

Incidencia legal del plan de medios

Los aspectos tutelables por el marco normativo de los derechos de propiedad intelectual se manifiestan tan pronto se emprende el diseño de los medios sobre los que habrá de desarrollarse el mercadeo del producto. Una campaña publicitaria está plagada de elementos originales protegibles mediante derechos de autor, tales como lemas comerciales y marcas no tradicionales (sonidos, jingles, marcas tridimensionales, etc.), que merecen tanta protección como el producto que promocionan. En algunos casos, estos medios llegan a ser tan distintivos como la marca principal o, incluso, el producto.

El estudio exhaustivo de los mecanismos de protección más adecuados es indispensable en esta etapa del proyecto, cuando una vez más el consultor experto en propiedad intelectual debe participar activamente de la mano de los agentes publicitarios. Una vez formulada la estrategia legal se torna imperativo un plan de inversión legal y un programa de ejecución, al igual que en los otros sectores de desarrollo. La dinámica de variación propia de las campañas de promoción hace pertinente la revisión y actualización de la protección legal cada bienio.

 

La propuesta legal

Con el objetivo siempre en mente de avanzar de lo global a lo regional, llega el momento de diseñar los planes legales en cada área de trabajo e integrarlos en un plan legal general, que incluye la propuesta de servicios ―con especificaciones detalladas de costos y gastos previstos― y un cronograma preliminar de procedimientos legales. Todo el trabajo legal debe luego incorporarse a un informe que describa, en detalle, las figuras recomendadas para la adecuada protección del proyecto.

El informe legal debe bastarse a sí mismo; es decir, la totalidad de su contenido debe ser comprensible fácilmente por cualquier abogado ubicado en aquel punto del mundo donde se desee implementar algún mecanismo de protección del proyecto. Esto no implica que el abogado o el bufete autor del plan legal no cumplan una labor de supervisión, que siempre es importante. Conviene, igualmente, precisar que es conveniente la revisión anual de la propuesta legal para garantizar el máximo grado de protección y la plena vigencia de las instituciones aplicadas.

Hay seis aspectos que deben tenerse en cuenta al preparar el plan legal:

  1. La determinación de las figuras legales más adecuadas para cada caso.
  2. El cálculo del costo fiscal en cada una de las estructuras organizacionales diseñadas.
  3. La determinación del impacto laboral del proyecto; en especial, la cotitularidad o participación en los beneficios o regalías producto de la explotación del proyecto.
  4. La identificación de los riesgos legales de la operación del negocio, para minimizarlos mediante estructuras legales complejas.
  5. El seguimiento de la ejecución del proyecto en todas sus fases, para corregir y reforzar los riesgos legales.
  6. La asesoría activa al cliente en todas las fases del proceso.

 

 

Figuras de protección de los activos intangibles

Entre las principales figuras de protección de los derechos de propiedad intelectual, que entran en juego al desarrollar los esquemas de protección de proyectos en áreas de tecnología e innovación, figuran marcas, patentes, diseños, derechos y secretos.

 

Marcas y signos distintivos

El derecho marcario tiene un papel protagónico en los nuevos emprendimientos y los proyectos de desarrollo en innovación. Cualquiera que sea el proyecto, cualquiera que sea el producto, no puede concebirse hoy un desarrollo exitoso sin una estructura marcaria predefinida que garantice la adecuada comercialización.

Todo el entramado de elementos distintivos que acompañan actualmente el proceso de comercialización de una marca principal, tales como logotipos, lemas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, marcas no tradicionales (tridimensionales, sonoras, olfativas o sensitivas, entre otras), asegura el mayor grado de protección, a la par del óptimo poder de comercialización. La apropiada selección de los territorios jurisdiccionales y las distintas clases de marcas candidatas a registro requiere una labor concienzuda que debe llevarse a cabo de la mano de los expertos en mercadeo, con los debidos cálculos de tiempo y dinero.

 

Patentes de invención

Todo proyecto capaz de resolver un problema técnico específico con novedad, sabiduría inventiva y posibilidad de replicación a escala industrial debe, forzosamente, ser evaluado para su patentamiento. Esta evaluación debe hacerse sin mayor dilación, con la debida consideración del tiempo de explotación potencial del producto o proceso, de cara a los costos de obtención y mantenimiento de patentes de invención en el ámbito mundial.

La invención alcanza un mayor grado de protección cuando su autor toma la salvaguarda de proteger algunas fases del procedimiento operativo (o preservar del escrutinio público un grupo de piezas del conjunto total de insumos) con el expediente legal del «secreto industrial» o «empresarial». En el caso de las patentes, la selección de los territorios potenciales de protección y explotación adquieren aún mayor relevancia, dados los altos costos del registro de patentes de invención en el mundo, incluso mediante mecanismos de selección de múltiples territorios, como los que otorga el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

 

Diseños industriales y modelos de utilidad

Afines a las patentes de invención, pero con menor grado de protección, los registros de diseños industriales y modelos de utilidad permiten ampliar aún más la gama de protecciones legales de los productos industriales. Ahora bien, de la mano del diseño de un producto se encuentra también implícita la posibilidad de reivindicar su protección como obra de arte aplicado, lo que permite acumular la protección de estas dos ramas de la propiedad intelectual.

 

Derechos de autor

Los derechos de autor, con un origen inicialmente romántico y literario, han adquirido gran relevancia en tiempos modernos; principalmente, por la incorporación de los programas de computación al ámbito de la protección legal. Nuevas figuras (como bases de datos, obras audiovisuales, aplicaciones de dispositivos móviles, páginas de internet y demás contenidos del entorno digital) forman parte del vasto mundo de los derechos autorales, aliados inseparables de los proyectos de emprendimiento e innovación.

 

Secretos industriales y empresariales

Tan antiguos como la fórmula de la Coca Cola, los secretos industriales y empresariales han demostrado con el paso del tiempo que, a pesar de su poca regulación y formalidad, su protección garantiza una perdurable exclusividad en un mundo competitivo, siempre y cuando se tomen en consideración los mecanismos adecuados para preservar la confidencialidad de la información.

La mayoría calificada de la doctrina y la legislación en la materia coincide en que, para garantizar el respeto de los secretos empresariales, deben tomarse las debidas provisiones; por ejemplo, la preparación de los correspondientes acuerdos de confidencialidad, la clasificación de la información sujeta a exposición restringida y el diseño de políticas organizacionales de preservación de datos secretos. La ventaja indudable que ofrece este mecanismo de protección es su bajo costo y perdurabilidad, si el producto y su creador cumplen las precitadas previsiones.

 

No lo llame costo, dígale inversión

El éxito de todo emprendimiento o proyecto de innovación va sin duda de la mano de una adecuada asesoría en materia de propiedad intelectual, con miras a la obtención del mayor grado de protección de los activos intangibles creados como corazón y motor impulsor del negocio.

Un plan legal esbozado a priori, de la mano del desarrollo del proyecto y su plan de comercialización, garantiza un óptimo grado de protección y un menor impacto económico de su adopción. Lejos de ser tenido como un costo, susceptible de ser relegado al momento final del proyecto, el plan legal debe ser considerado una necesaria e indispensable inversión que garantice el valor de todos los activos intangibles y consolide su posición como activos fundamentales del negocio.

En la actualidad la mayoría de las empresas cuenta sus activos intangibles entre sus más valiosos activos patrimoniales. Tal es el caso de Coca Cola, cuyos activos inmateriales superan varias veces el valor de todos sus bienes materiales en el planeta.


Antonio Rosich S., abogado consultor y especialista en propiedad intelectual.

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